数十年来，在专利获授权后，竞争对手或其他希望挑战该专利有效性的第三方，唯一的途径是向高等法院提起无效程序。这意味着必须承担全面民事诉讼所涉及的时间、费用及程序负担。
 
然而，时移势易，这一法律格局如今已发生重大转变。2025年12月31日，马来西亚正式实施《1983年专利法》¹（“PA 1983”）项下的专利授权后异议制度。该制度由《2022年专利（修订）法》²（“PAA 2022”）引入，并通过《2025年专利（修订）条例》（“2025 Regulations”）以及MYIPO的《2025年第1号业务通知》予以落实。这是马来西亚首次在专利注册官（“注册官”）面前建立行政机制，为挑战已授权专利提供一种替代途径，即通过结构化的异议程序提出挑战。
 
为何提出异议？为何时至今日？
 
其必要性并不难理解：无论专利审查多么严格，都不可能做到绝对无误。相关现有技术可能在专利授权后才出现，权利要求的保护范围可能引起疑虑，或者有关专利性及披露的问题可能只有在授权后才显现。授权后异议为第三方提供了一种有结构且有明确时限的机制，可在专利权深入商业实践之前，将这些问题提交注册官进行审查，从而提供一种早期的行政审查途径。这一制度的引入，也使马来西亚的专利制度更加接近已经成熟的专利制度，包括长期以来设有行政异议程序的欧洲专利局。
 
谁有权提出异议
 
与《欧洲专利公约》项下的专利异议制度不同，该公约允许“任何人”对已授权专利提出异议，马来西亚则要求异议提出者必须属于“有利害关系的人”（“interested person”）。³
 
《PA 1983》或《2025 Regulations》并未对“有利害关系的人”作出定义，唯一的说明是该概念包括联邦政府及州政府⁴。其范围很可能会随着MYIPO的实践逐步发展，并最终通过司法解释加以确定。
 
不在马来西亚居住的有利害关系人士，在提交异议通知时，必须按照注册官所确定的金额提供诉讼费用保。⁵ 这一要求旨在确保在异议程序中判令非居民人士承担的任何费用均有保障。
 
异议理由
 
新制度下的异议并非对已授权专利进行无限制的挑战。异议理由仅限于《PA 1983》所规定的法定理由。⁶ 主要理由包括：
 
i. 不具备专利性
 
所主张的主题事项不符合《PA 1983》项下的专利性要求，即不符合“发明”⁷及“可授予专利的发明”⁸的定义，或不符合新颖性⁹、创造性步骤¹⁰及工业实用性¹¹的要求。
 
ii. 被排除的主题事项
 
不可授予专利的发明¹²包括：

(a) 发现、科学理论及数学方法；
(b) 植物或动物品种，或生产植物或动物的基本生物学方法，但人工制造的活微生物、微生物学方法及通过该等微生物学方法产生的产品除外；
(c) 开展商业活动、实施纯粹心理活动或进行游戏的计划、规则或方法；以及
(d) 通过手术或治疗方法对人体或动物身体进行治疗的方法，以及在人体或动物身体上实施的诊断方法。
任何与所主张发明有关的行为，如违反公共秩序或道德，也将被排除在可专利范围之外。¹³
 
iii. 不符合规定的专利说明书
 
专利说明书不符合《PA 1983》的要求¹⁴，例如说明书披露不足¹⁵、权利要求缺乏清晰性或支持¹⁶，或者所要求的附图¹⁷或其他必要要求／资料未提供或未予遵守¹⁸。
 
这些异议理由体现了一个原则，即授权后异议旨在对专利有效性问题进行有针对性的审查，而不是对已授权专利所涉及的每一种可能争议进行全面重新审查。
 
与高等法院的无效程序不同，授权后异议制度似乎并未提供解决专利权属或所有权争议的机制。此类争议需要通过其他可用的法律程序解决。
 
期限及程序
 
i. 提交异议
 
如欲对专利授权提出异议，有利害关系的人必须在专利授权刊登于《知识产权官方公报（专利）》之日起六个月内提交异议通知（“NOO”）。¹⁹ 该期限不得延期。NOO必须列明异议理由，包括有利害关系人士所依据的事实以及所寻求的救济，并须以法定声明形式的证据作为支持。²⁰ 其他异议理由亦可在其后提出，但必须在同一六个月异议期限内提交。²¹
 
ii. 向专利权人发出通知
 
一旦NOO符合规定的形式要求，注册官将向专利权人发出NOO副本，以及任何额外的异议理由（如有）。²²
 
iii. 提交答辩书
 
专利权人随后有三个月时间，自注册官发出NOO副本之日起提交答辩书。²³ 答辩书必须附有支持专利授权及反对异议理由的陈述，并应同时提交以法定声明形式作出的支持该陈述的证据。²⁴
 
与此同时，或在其后，专利权人可以针对异议申请修改已授权的专利说明书。²⁵ 然而，如未在规定期限内提交答辩书，专利权人将不得继续参与异议程序。²⁶
 
iv. 答复证据及书面陈述
 
随后，异议提出人有三个月时间提交答复证据，包括针对拟议修改的任何回应。²⁷ 注册官可通知双方在通知发出之日起三个月内提交书面陈述。²⁸
 
异议程序所规定的时间期限总体上较为严格。最多可获准延长一个月，但只能延长一次，并且仅适用于提交答辩书、申请修改专利、答复证据或书面陈述。²⁹ 如前所述，NOO的提交期限不得延长。
 
v. 临时异议委员会
 
马来西亚新异议制度的一个显著特点，是设立异议委员会（Opposition Committee）。注册官可召集临时异议委员会，就有关异议提出建议。³⁰ 该委员会的作用并非仅限于程序层面，其评估意见将协助注册官就异议作出决定。
 
vi. 裁定
 
异议程序结束时，注册官可以维持专利原有的授权状态、在修改后维持专利，或宣告专利无效。³¹
如果异议委员会建议宣告专利无效³²，程序并不一定就此结束。注册官可以给予专利权人机会申请修改其专利。³³ 这一额外阶段反映了一项明确的政策选择，即给予专利权人通过修改来保留有效权利要求保护范围的机会，而不是在较窄的保护范围仍可能具有正当性的情况下直接撤销专利。
 
如注册官决定宣告专利无效，专利权人提出的任何修改不得披露超出原始披露范围的事项，不得扩大授权时所赋予的保护范围，并且必须在注册官通知中规定的范围内进行。³⁴
 
vii. 上诉
 
对注册官最终决定不服的一方，可在注册官作出决定之日起一个月内向高等法院提出上诉。³⁵ 上诉机制为行政程序提供司法监督，同时维持异议制度所追求的效率。
 
如果专利在异议程序后获维持，同一异议提出人不得随后基于相同理由提起无效程序，但如果有关挑战是在侵权诉讼中的反诉或上诉中提出，则属例外。³⁶ 这一规定使异议程序在双方之间具有一定程度的终局性，并防止未成功的异议提出人基于完全相同的理由反复挑战同一专利。
 
然而，在其后的侵权诉讼中，诉讼各方仍可根据《PA 1983》所允许的理由挑战专利的有效性。³⁷无论异议程序的结果如何，均不影响这一权利。³⁸ 因此，授权后异议应被视为一种早期行政审查机制，而非对专利有效性的最终裁决。
 
实际观点
 
马来西亚引入授权后异议制度，为专利授权后增加了一个新的战略环节。过去，挑战者如欲质疑已授权专利的有效性，通常需要考虑提起高等法院无效诉讼所涉及的成本、时间及复杂程序。如今，各方拥有一条在马来西亚知识产权局（MYIPOMYIPO）进行的中间行政途径，可以在较早阶段对已授权专利的有效性提出质疑。
 
i. 专利权人：管理授权后的有效性风险
 
在此前的制度下，专利一经授权，专利权人通常可以预期，任何有效性挑战都需要挑战者承担法院诉讼所涉及的重大时间、成本及程序负担。授权后异议制度的引入改变了这一局面，为第三方在较早阶段提出有效性挑战提供了一条行政途径。
 
因此，专利授权公布后的首六个月，应被专利权人视为一个关键的风险监控窗口。在此期间，专利权人应积极监测《知识产权官方公报》中公布的新授权专利，评估竞争对手提出挑战的可能性，并及时准备相应的技术及法律论据。同时，妥善保存专利审查记录、实验数据、发明人声明及其他可能用于维护专利有效性的支持材料，也至关重要。
 
由于提交异议通知的期限不得延长，专利权人更应未雨绸缪，在异议提出之前即着手开展授权后的风险评估，而不应等到异议正式提出后才开始应对。对于具有重要商业价值的专利，评估重点尤其应包括可能影响新颖性的现有技术、创造性方面的潜在薄弱环节、权利要求的清楚性及支持问题、说明书披露是否充分，以及审查过程中作出的任何可能受到质疑的权利要求修改。
 
专利成功通过审查并获得授权，并不意味着其有效性已无可争议。竞争对手可能掌握审查员在原有审查过程中未能取得的行业特定现有技术或技术资料，从而提出针对性的挑战。换言之，专利获授权并非风险管理的终点，而可能是新一轮风险审视的起点。
 
ii. 潜在异议提出人：将异议作为诉讼前策略
 
对于挑战者而言，新制度提供了一项额外的战略选择，使其在考虑全面提起无效诉讼之前，可以先行采取行政途径。当竞争对手新近获得授权的专利引起自由实施方面的担忧、造成商业不确定性，或在现阶段启动法院诉讼显得过早或成本效益不相称时，潜在异议提出人可以考虑提出异议。
 
然而，异议不应被视为一种低成本的无效诉讼替代方案。挑战者必须在严格的六个月异议期限内采取行动，并迅速建立完整的案件基础，包括确定相关现有技术、评估权利要求的保护范围，以及取得支持异议理由所需的技术证据。
 
有效的异议需要有针对性的现有技术检索、详细的权利要求对照表、将所引用的现有技术与专利权利要求逐项对应的分析、适当的技术证据，以及清楚说明该专利为何不符合相关法定要求的论证。相反，准备不足的异议可能适得其反，反而给专利权人留下进一步完善其立场的空间，并通过修改权利要求强化专利的防御能力。
 
因此，从商业角度而言，潜在挑战者应将异议视为一项战略决策，而不仅仅是一项程序性措施。关键在于判断，及早采取行政干预能否带来实质性的商业效果，例如消除存在问题的专利权、缩小权利要求的保护范围，或改善挑战者的自由实施空间。
 
iii. 异议可能成为商业谈判中的工具
 
授权后异议机制的存在，也可能改变专利权人与竞争对手之间商业谈判的力量平衡。过去，面对潜在的有效性挑战，专利权人通常可以预期，挑战者必须先承担法院诉讼所涉及的重大成本及程序负担，才有机会检验专利的稳定性。新的异议制度则允许此类挑战在更早阶段提出，从而可能改变双方在商业谈判中的筹码。
 
在实践中，异议机制可能促使双方更早就专利许可展开讨论，影响和解策略，并提高双方考虑修改权利要求或作出其他商业安排的意愿。它也可能促使企业在专利权人采取执行行动之前，更频繁地开展专利风险审查，尤其是在专利权人准备针对竞争对手行使新获授权的专利权时。
 
因此，专利权人在制定授权后的执行策略时，应将潜在的异议风险纳入考量。尤其是在竞争激烈的商业领域，较为强势的执行策略可能促使竞争对手先发制人，利用六个月的异议窗口，及早挑战专利的保护范围或有效性。
 
iv. 时机作为战略考量
 
这一相对紧凑的时间框架，使及早发现竞争对手的专利授权变得尤为重要。如果竞争对手在六个月期限届满后才发现一项存在问题的专利，其将失去利用这一行政途径的机会，并可能只能依赖其后的无效程序，或在侵权诉讼中提出专利无效抗辩。
 
因此，在专利密集型行业经营的企业，应考虑在专利授权公布后建立完善的专利监测机制，包括专利监测服务、竞争对手专利监控以及内部汇报和应对程序。这对于拥有庞大及密集专利组合的行业尤其重要，例如制药、生物科技、电子、电信及制造业。
 
在这一背景下，“机不可失，时不再来”并非只是一般意义上的提醒，而具有实际的法律策略意义：一旦六个月的异议期限届满，挑战者可利用的这一行政途径也随之关闭。
 
v. 马来西亚专利异议实践的发展
 
作为马来西亚首个授予专利后异议制度，其实际运作必然会随着时间的推移而逐步发展。目前仍有若干问题有待进一步明确，包括“利害关系人”这一术语的适用范围、异议委员会及注册官所采用的证据标准、异议程序期间对权利要求进行修改的处理方式，以及马来西亚的实践是否会参考已经建立的专利异议制度，例如欧洲专利局的相关实践。
 
结论
 
马来西亚的授予专利后异议制度代表着专利策略上的一项重大转变。专利获授权不再意味着进入执行阶段就此尘埃落定；相反，它现在标志着一个潜在的行政审查期间的开始，在此期间，专利的有效性及保护范围可能受到检验。
 
对于专利权人而言，授权后的六个月已成为一个不容忽视的风险监控窗口，需要采取更加积极主动的专利监测及风险管理措施；对于竞争对手而言，则必须在有限的异议期限内及时评估新获授权的专利，并审慎判断是否采取行动。正所谓未雨绸缪，防患于未然，专利授权不应被视为风险管理的终点，而应成为新一轮专利策略审视的起点。
 
随着未来异议案件逐渐出现，注册官的裁定及法院在相关案件中的判决将逐步厘清这一制度的实践边界，并塑造马来西亚授权后异议制度未来的发展方向。届时，实践将进一步揭示授权后异议究竟会成为马来西亚专利实践中的常规战略工具，还是主要作为针对重大专利争议的特殊机制而存在。
 
本文由 Skrine 思纪龄知识产权业务组合伙人郑芳君撰写。
 
 
 

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